Nach Auffassung von Generalanwalt Szpunar kann eine Marke, die Farbe und Form kombiniert, aus den im Markenrecht der Union vorgesehenen Gründen von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt werden.

Die Analyse darf sich nur auf den der Form innewohnenden Wert beziehen und nicht die Anziehungskraft berücksichtigen, die aufgrund des Rufs der Marke oder seines Inhabers von der Ware ausgeht.

Christian Louboutin ist ein Designer, der u. a. hochhackige Damenschuhe kreiert. Die
Besonderheit dieser Schuhe besteht darin, dass die äußere Sohle systematisch die Farbe Rot hat.
2010 haben Herr Louboutin und sein Unternehmen diese Marke in den Benelux-Ländern für die
Klasse „Schuhe“ und ab 2013 für die Klasse „hochhackige Schuhe“ eingetragen. Diese Marke wird
beschrieben als bestehend „aus der Farbe Rot (Pantone 18 1663TP), die auf der Sohle eines
Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur
dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist“. Sie ist wie folgt wiedergegeben:

Das Unternehmen Van Haren betreibt in den Niederlanden Einzelhandelsgeschäfte für Schuhe. Im
Jahr 2012 verkaufte Van Haren hochhackige Damenschuhe, deren Sohlen rot waren. Herr
Louboutin und sein Unternehmen riefen die niederländischen Gerichte an, um eine
Markenverletzung durch Van Haren feststellen zu lassen. Van Haren macht geltend, dass die
streitige Marke ungültig sei. Die Unionsrichtlinie über die Marken führt nämlich mehrere
Ungültigkeitsgründe bzw. Eintragungshindernisse auf, u. a. in Bezug auf Zeichen, die
ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die
Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) hat beschlossen, hierzu den
Gerichtshof zu befragen. Sie ist der Ansicht, dass die streitige Marke untrennbar mit einer
Schuhsohle verbunden sei. Nach der Richtlinie sei der Begriff „Form“ nicht unbedingt auf
dreidimensionale Merkmale (wie die Konturen, die Abmessungen oder den Umfang) einer Ware
beschränkt, sondern umfasse auch die Farben.
In seinen auf die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens folgenden ergänzenden
Schlussanträgen hält Generalanwalt Maciej Szpunar seinen Standpunkt aufrecht: Ein Zeichen, das Farbe und Form kombiniert, könne unter das in der Markenrichtlinie
enthaltene Verbot fallen. Er schlägt dem Gerichtshof daher vor, zu antworten, dass die
Eintragungshindernisse bzw. Ungültigkeitsgründe auf ein Zeichen, das in der Form einer Ware
besteht und Schutz für eine bestimmte Farbe beansprucht, anwendbar sein können.
In seinen ersten Schlussanträgen hatte der Generalanwalt festgestellt, dass die streitige Marke
einem Zeichen gleichzustellen sei, das in der Form der Ware bestehe und Schutz für eine
bestimmte Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruche – und nicht einer Marke, die
ausschließlich aus einer Farbe als solcher bestehe. Er bestätigt diesen Standpunkt, da es sich
nicht um eine völlig abstrakte Form oder um eine Form, die von geringfügiger Bedeutung sei,
handele, sondern stets um die Form einer Sohle. Außerdem bezweifelt er, dass die Farbe Rot die
wesentliche Funktion der Marke, auf ihren Inhaber hinzuweisen, erfüllen könne, wenn sie
außerhalb ihres spezifischen Kontexts, d. h. unabhängig von der Form der Sohle, verwendet
werde.
Der Generalanwalt weist allerdings, wie er es bereits in seinen ersten Schlussanträgen getan
hatte, darauf hin, dass die Qualifizierung der Marke eine Tatfrage sei, die vom niederländischen
Gericht zu entscheiden sei. Dies gelte auch für die Frage, ob die rote Farbe der Sohle der Ware
einen wesentlichen Wert verleihe. Er meint, dass das niederländische Gericht insoweit einen
klaren Standpunkt vertrete und davon ausgehe, dass diese Frage zu bejahen sei.
Der Generalanwalt führt aus, dass die Einführung des Begriffs „Positionsmarke“ in das
Unionsrecht nicht geeignet sei, seine Erwägungen zur Anwendbarkeit des in der Unionsrichtlinie
über die Marken vorgesehenen Ungültigkeitsgrundes bzw. Eintragungshindernisses auf ein
Zeichen wie das in Rede stehende zu beeinflussen.
Er hat außerdem die Reichweite der neuen Markenrichtlinie geprüft, deren Umsetzungsfrist am
14. Januar 2019 abläuft. Hierzu führt er aus, dass sich die Logik bestimmter Vorschriften der
neuen Richtlinie – d. h. eine Stärkung des Monopols des Markeninhabers und eine Beschränkung
der Rechte Dritter – kaum auf die Eintragungshindernisse bzw. Ungültigkeitsgründe übertragen
lasse.
Der Generalanwalt vertritt ferner der Auffassung, dass die Bezugnahme auf die Wahrnehmung des
Publikums als Faktor, der neben anderen die Merkmale bestimme, die der Ware einen
wesentlichen Wert verleihten, für die Anwendbarkeit des Eintragungshindernisses bzw.
Ungültigkeitsgrundes auf Zeichen spreche, die aus der Form der Ware bestünden und Schutz für
eine bestimmte Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruchten. Was in der Wahrnehmung
des Publikums wirklich zähle, sei nicht die Unterscheidung zwischen Form-, Farb- oder
Positionsmarken, sondern die auf den Gesamteindruck eines Zeichens gestützte Identifizierung
der Herkunft einer Ware.
Zur Qualifizierung der Marke stellt er fest, dass zu prüfen sei, ob die Eintragung nicht dem
Allgemeininteresse zuwiderlaufe, die Verfügbarkeit der mit diesem Zeichen wiedergegebenen
Merkmale für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der gleichen Art
anböten, nicht ungerechtfertigt zu beschränken.
Schließlich weist der Generalanwalt darauf hin, dass, wie in seinen ersten Schlussanträgen
ausgeführt, seine Analyse sich ausschließlich auf den der Form innewohnenden Wert
beziehe und nicht die Anziehungskraft berücksichtigen dürfe, die aufgrund des Rufs der
Marke oder seines Inhabers von der Ware ausgehe.

Quelle: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_753544/de/

Gerichtshof der Europäischen Union, PRESSEMITTEILUNG Nr. 11/18, Luxemburg, den 6. Februar 2018, Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache C-163/16